10年间23件专利未能完成代理，是谁之过？
阅读数：605次 2022-04-06
2021年年末，中国裁判文书网公布了关于王某某、上海精晟知识产权代理有限公司（以下简称精晟公司）专利代理合同纠纷民事二审民事判决书，最高人民法院驳回了王某某与精晟公司的上诉，维持原判判决，精晟公司于判决生效之日起十日内返还王某某专利代理费人民币69000元。
合同纠纷的起源
这起专利代理合同纠纷起源于2013年，王某某陆续委托精晟公司为其30件涉案专利进行申请专利代理，其中25项为国内专利申请，5项为国际专利申请。双方于2014年10月29日签订《专利代理及保密协议》，合同约定乙方接受甲方委托为甲方代理专利申请工作，被告向原告支付相关专利的代理费，并委托原告代为缴纳专利申请的官方费用。其中对合同中约定摘要如下：
第四条，在任何一件专利完成撰写后，乙方将销毁相应的技术资料或通过与甲方沟通，以最佳方式将相应技术资料送与甲方。
第六条，乙方在为甲方进行专利代理期间，为了缩短申请周期，双方如以电话、电子邮件或传真，以及任何电子形式沟通时，都难以体现技术方案的本质时，乙方指定代理人应及时到甲方驻地与甲方技术人员进行当面的沟通，以达到最快理解技术方案本质的目的。
第八条，甲方委托乙方申请的任何一件专利，无论成功与否，乙方有义务及时通知甲方相关专利的申请进度，并及时以书面形式传送国家知识产权局的相关审查意见，如因乙方的原因没有及时传送国家知识产权局文件给甲方，造成甲方专利权的损失，由乙方按照国家法律法规恢复乙方权利，产生的费用由乙方承担，如果造成甲方无法挽回的损失，则由乙方负责赔偿。
第九条，甲方委托乙方申请的任何一件专利若得到授权，在乙方收到国家知识产权局授权文件和证书时，应第一时间联系甲方，确保相关文件及时送达甲方驻地。
第十条，甲方委托原告申请的任何一件专利，在甲方收到国家知识产权局下发的“专利受理通知书”后一周内，应及时向乙方支付相关专利的代理费，其中发明创造专利代理费为6,000元/件，实用新型专利代理费为2,500元/件，外观设计专利代理费为1,000元/件，付款方式为银行转账。本条所述的代理费，均为从专利申请到授权或者驳回(视为撤回)为止，乙方不再收取任何其他代理费用。
第十一条，如甲方委托乙方代理的发明专利获得授权，甲方再行支付给乙方1,000元/件。
第十二条，甲方为个人申请，发明专利申请费185元，实审费375元，授权费按专利局规定缴纳。
第十五条，本合同自双方签订之日生效，2016年12月31日为一期，期满双方满意，此条约可以延续。未约定PCT申请的代理费金额（口头约定为5000元/件）。
在精晟公司2015年7月13日开具的两张发票及相应专利的授权公布文件上显示，精晟公司已完成的专利代理工作的两个专利的专利号分别为：201410658XXXX、201510024XXXX，然而余下的23项专利代理工作的进展并不顺利。
根据双方签订的合同第十条规定，甲方在收到国家知识产权局下发的“专利受理通知书”后一周内，应及时向乙方支付相关专利的代理费，所述代理费为从专利申请到授权或者驳回（视为撤回）为止。2017年12月29日，精晟公司以王某某未支付拖欠的专利代理费为由将其起诉到上海知识产权法院，要求王某某支付各项费用合计人民币172,518.40元。
基于双方提供的证据和事实，2018年11月30日上海知识产权法院对此案作出一审判决：一、被告王某某于本判决生效之日起三十日内支付原告上海精晟知识产权代理有限公司专利代理费及专利申请费用合计人民币147,018.4元；二、驳回原告上海精晟知识产权代理有限公司其余诉讼请求。被告王某某如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审受理费人民币3,604元，由原告上海精晟知识产权代理有限公司负担441元，由被告王某某负担人民币3,163元。
然而，这起纠纷并未在上海知识产权法院作出一审判决后落下帷幕，由于双方并未解除合同，王某某认为精晟公司没有尽到委托合同中规定的代理义务，并向上海知识产权法院提起诉讼，上海知识产权法院于2019年4月29日受理了王某某的诉讼并作出如下判决：一、解除王某某与精晟公司签订的《专利代理及保密协议》；二、精晟公司于判决生效之日起十日内返还王某某专利代理费人民币69000元；三、驳回王某某的其余诉讼请求。精晟公司如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币7748元，由王某某负担人民币3252元，由精晟公司负担人民币4496元。
专利被视为撤回，谁应负起责任？
双方因不服原审法院做出的判决，于2021年向最高院提起上诉，王某某请求：精晟公司全额返还代理费用，承担另行申请可能发生的费用暂计138000元，并赔偿王某某的预期利益损失暂计100000元。理由是精晟公司怠于履行义务，导致涉案23项专利的申请至今被搁置。精晟公司在上诉中请求：撤销原审判决，发回重审或者查清事实后改判驳回王志训原审全部诉讼请求。
在最高院审理中，王某某和精晟公司认定了本案争议仅涉及双方于2020年11月25日确认的《系争国内专利申请状态统计表》中记载的23件专利申请，其中第1-4项专利申请，王某某支付过实质审查费，但在收到国家知识产权第一次审查意见通知书后逾期不答复，该4项专利申请视为撤回。第5-10项专利申请，曾经因逾期缴纳实质审查费而视为撤回申请，王某某自行缴纳恢复费之后，专利申请程序恢复，精晟公司收到国家知识产权局第一次审查意见通知书，逾期不答复，该6项专利申请视为撤回。第11-23项专利申请，逾期未缴纳实质审查费而视为撤回申请。最高院根据双方当事人的诉辩主张认为，二审阶段的争议焦点为：精晟公司是否存在违约行为，以及应否承担相应的违约责任。
最高院的判决书中显示，精晟公司在2015年成功完成了两件专利的代理后，其余23件因为逾期缴纳实质审查费及逾期不答复国知局第一次审查意见通知书陆续被视为撤回。对此，精晟公司认为王某某不予支付专利代理费、专利申请费以及拒不配合精晟公司准备实审资料，是引起王某某专利申请失效的直接原因；王某某认为因精晟公司未尽合同约定的责任，未及时有效转达国家知识产权局的意见以及对方未缴纳专利申请官费，才导致专利申请程序停滞。
那么，在此案中，精晟公司是否违约，23件专利被视为撤回的责任又在谁？根据合同约定，王某某在收到“专利受理通知书”后一周内，应就涉案23件专利及时向精晟公司支付专利代理费6000元/件，并自行承担专利申请的官方费用。判决书显示，涉案的23件专利申请于2014年12月至2016年11月间陆续取得专利申请受理通知书后，王某某未依约支付专利代理费。同时，最高院认为，精晟公司在双方发生诉讼纠纷后，履约不当行为特别是设置履约障碍行为直接影响了王某某对涉案1-10项专利的顺利申请，且使王某某对其产生了不信任感，对合同履行产生消极情绪，精晟公司对其过错应承担相应的违约责任。
最终，最高人民法院经审理查明后，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定做出判决，驳回上诉，维持原判。
